 | cpatent 於 8/4/2007 8:18:55 AM 發表 請教一個問題，敝人有一專利案件(以下稱系爭案)正在進行舉發，而本人係為被舉發人，日前舉發人向 貴局提起面詢，在面詢當時， 貴審查委員係針對舉發理由書中敘述某一請 求項不符合進步性之理由提出疑問，內容大致如下：該系爭案之請求項內容為「物件A係以絕緣方式定位於物件B上」，而舉發理由書中引述證據所揭示之「物件A係以傳導性物質定位於物件B上」，而『絕緣方式』與『傳導性物質(非絕緣)』舉發人稱其不具有進步性。
惟， 貴審查委員卻認為其『絕緣方式』與『傳導性物質(非絕緣)』係為完全不同且相反之方式，並無不具有進步性之揭示；但在面詢當時，貴審查委員卻明示、暗示、表示於系爭案之先前技術中，即有說明「物件A係以絕緣方式定位於物件B上」，故提醒舉發人可引用該段說明，而證明該項請求項不具有進步性。
貴審查委員疑似有偏袒他方之嫌疑，並嚴重影響了本人之權益，且本系爭案亦有專利訴訟案正在進行中，若該系爭案因此遭受被舉發成立之審定，必定影響本人之權利，故敝人在此請教 貴局，貴審查委員上述之行為，
是否有違反專利法之嫌疑，或是本人可以主張什麼法條而保護自己的權益？請盡快以書面回覆，謝謝！
專利權人
> 回覆：
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> 依專利法第71條第1項及「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」，審查人員認為經面詢有助於案情之瞭解及迅速確實審查時，得依職權通知當事人限期到局面詢。舉發案於面詢進行中，對於說明書、圖式（或圖說）、或舉發理由書、答辯書等內容，有需要補充說明、修正或更正者，審查人員得依職權請當事人限期補送書面資料。面詢過程，本局及當事人得錄音或錄影，並應當場製作面詢紀錄，記載詢答重點，由出席面詢之人員簽名或蓋章確認。
> 依專利法第22條第4項有關進步性之規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。依本局發布之審查基準第2-3-21頁，進步性之判斷步驟3必須「確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識之技術水準」，另依第2-1-4頁，通常知識，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。
> 來函所述系爭案說明書中所載之先前技術「物件A係以絕緣方式定位於物件B」已屬前述具有通常知識者於申請日所能得知之通常知識，審究系爭專利之進步性時，該先前技術應為審查人員「確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識之技術水準」之依據之一。換句話說，即使舉發人未以該先前技術為證據明確主張系爭專利之進步性問題，審查人員自系爭專利說明書之記載已得知該先前技術，則在進步性之判斷步驟5「該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體」時，仍應參酌該「物件A係以絕緣方式定位於物件B」之先前技術，據以判斷系爭專利是否具進步性。
> 依前述說明，無論舉發人嗣後是否補提理由明確指出「物件A係以絕緣方式定位於物件B」之先前技術，並不影響系爭專利進步性之審查結果，因此，本局審查人員於面詢時之說明，其本意僅係釋明「發明所屬技術領域中具有通常知識之技術水準」及「通常知識」之認定基準，並非蓄意偏袒任何一方當事人。
> 對於審查人員溝通技巧不佳以致造成 台端之誤會，本局深感遺憾，定當告誡相關人員善盡職責加強溝通，尤其應在面詢紀錄中記載詢答重點及當事人當場反映之意見。當事人對於審查人員於面詢中之發言有質疑時，得適時反映，並得將反映意見記載於紀錄內，以為舉發審查之依據。
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> 經濟部智慧財產局敬啟
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